一帶一路，出海企業(yè)如何做商標布局與商標風險控制
專利代理 咨詢電話 18210958705 QQ 2101183472 發(fā)布時間：2021-04-06 15:20:07
商務部數(shù)據(jù)，2018年中國與一帶一路沿線國家的貿易總額已達1.3萬億美元，同比增長16.3%，一帶一路沿線國家有極為廣闊的市場前景。6年來，一帶一路國家的基礎設施建議以及投資環(huán)境都大有改善，中國企業(yè)更應抓住機遇，積極走出去。
商標法角度，筆者分析企業(yè)應該如何走出去。商標界有一個說法，“市場未動，商標先行”。商標作為企業(yè)發(fā)展海外品牌市場的法律排頭兵，要怎樣先行呢？
第一步，定標。企業(yè)需要依據(jù)自身定位，選定適合推向海外的商標品牌。結合產品的特性，那些簡單易記的臆造詞是企業(yè)的首選。對于產品單一的企業(yè)而言，則可以優(yōu)先選擇將商號對應的英文商標投向海外市場，對于品類眾多，甚至是跨界經(jīng)營的企業(yè)而言，則可以對商標進行分級，核心品牌對應的為主商標，或者對市場進行分級。
第二步，對標。定標之后，企業(yè)面向大開方便之門的絲路市場仍感到迷茫，是應該一步到位進行全球商標布局呢，還是分階段的按國家梯隊進行布局呢？這時，企業(yè)就需要一個參照的標桿來作為指引，也就是我們說的“對標”。
具體做法，選擇業(yè)內一到三家領先企業(yè)，分析了解領先企業(yè)的主要商標、國家地區(qū)、注冊的類別分別有哪些。將自身的商標進行一一比對，商標是否有主次之分，是否有主次之分之必要；去向的國家和地區(qū)是否同質化，是否需要分階段來推進；注冊的類別是否僅限于某一類，或某幾類。
企業(yè)可以先采取“拿來主義”，用領先企業(yè)的布局方案進行套用，然后借鑒領先企業(yè)的商標布局經(jīng)驗，形成自有商標布局戰(zhàn)略，最后將優(yōu)化后的布局戰(zhàn)略固化，在企業(yè)內推行。
同時通過研究領先企業(yè)的注冊細節(jié)，分析注冊商品項目的具體描述，找到其研發(fā)的新方向，企業(yè)可以適時制定和調整企業(yè)的產品和市場戰(zhàn)略。而如果企業(yè)通過評估發(fā)現(xiàn)這些領先企業(yè)已經(jīng)壟斷相應市場，還可以選擇反其道而行，選擇這些領先企業(yè)所未布局的市場進行開拓。
第三步，在理清商標和市場情況后，非常重要的一步是了解當?shù)胤煞ㄒ?guī)，和中國商標法進行對比分析，以避免觸碰注冊禁忌。例，在可注冊商標層面，各地的注冊禁忌較多，絲綢之路的腹地，中東地區(qū)，因為宗教文化的差異，黃顏色，豬的圖形都禁止注冊。圖形商標的注冊尤其需要注意各地風土人情及商業(yè)習慣。
法律準備工作做好后，就可以正式展開商標申請布局了。對商標專用權的確認和取得，世界各國有不同的規(guī)定，歸納起來大致采用“注冊原則”、“使用原則”和“混合原則”這三種方式。目前只有美國等少數(shù)幾個國家采用使用原則，但申請注冊是形成商標專用權的唯一法律事實，因而通過商標注冊來固化并強化商標權，是大多數(shù)國家和地區(qū)所認可并采用的方式。
全球商標獲權方式一共有三種途徑進行商標申請。分別是馬德里國際商標注冊，區(qū)域性組織商標注冊，單一國家/地區(qū)商標注冊。
在進行商標布局后，就進入商標真正難題了，企業(yè)遇到的商標難點和痛點問題有哪些，以及企業(yè)應該采取的應對策略？
風險應對，首先是監(jiān)測。可提供全球商標監(jiān)測的機構不少。監(jiān)測全球范圍內進入商標公告期的相同或近似商標。還有競爭對手商標監(jiān)測，進而了解行業(yè)動態(tài)，為企業(yè)拓展商標布局，提供思路。
全球運用對抗性程序解決商標糾紛的情況也很多。依據(jù)審查機關不同，分為行政和司法兩種途徑。而具體的對抗程序，撤銷，和無效，涉及到要消滅或消除第三方的商標專用權，在部分國家不屬于行政程序，而是司法程序。
從法理角度而言，異議理由通常五種，第一種是違反商標法關于商標注冊或使用的禁止性規(guī)定；第二種是商標缺乏顯著性；第三種是與在先商標沖突；第四種是惡意注冊；第五種是與其他在先權利沖突。運用的最多的是第三種，在先商標權又分為兩種，注冊在先，使用在先。
針對監(jiān)測到的與自有商標近似或相同的商標，權利人認為易造成混淆和誤認的，如果利害關系人在意向市場發(fā)現(xiàn)進入公告期的商標，又該怎樣提起異議呢？
《保護工業(yè)產權巴黎公約》的規(guī)定，申明優(yōu)先權需要在首份申請?zhí)峤缓?個月內在其他法域提出。針對部分公告前置或無實審程序的地區(qū)，進入公告期的商標其申請日與公告日相隔較近。權利人可以基于公告商標的申請日向前推6個月，核查是否在《巴黎公約》成員國內遞交有商標申請，如有，可在異議國提交一份商標申請，聲明優(yōu)先權，即可獲得一份早于公告商標申請日的在先商標申請權，從而啟動異議。
異議針對的是進入公告期的商標，針對那些已經(jīng)注冊的商標，尤其是搶注的商標，又要怎樣應對呢？
企業(yè)遇到此類情況先對搶注商標的信息進行背景調查；核實搶注商標的基本信息，從注冊和使用兩方面入手，查看注冊商標是否滿足撤銷或者無效的要件，使用的主體與注冊主體是否一致，商標的使用形式與注冊形式是否一致。背景調查完成后，針對有商業(yè)合作關系的，可與搶注人進行協(xié)商，探討轉讓的可能性；或者在主管當局接受的情況下，出具共存協(xié)議，讓雙方商標共存。
如果協(xié)商方式不能解決商標糾紛，結合商標調查報告，對搶注商標發(fā)起挑戰(zhàn)，不使用撤銷，無效等對抗性程序，排除障礙。
之前，還可向搶注人發(fā)出警告信。如果運用得當，警告信可以實現(xiàn)以最低成本的維權。
對于有侵權或被侵權風險擔憂的權利人，在使用之前，權利人會考慮先進行宣傳推薦以打響知名度，例如跨國參展，商業(yè)贊助等等。贊助活動并非傳統(tǒng)意義的商標使用行為。贊助球隊和贊助球賽又有所不同。
由于商標資源的稀缺性，且商標權本質上是一種壟斷權，因而因商標沖突引發(fā)的侵權問題時有發(fā)生。對于可能的侵權訴訟，權利人最重要的準備工作是提前了解當?shù)鼐S權程序。作為主攻方，盡可能地收集并固定侵權證據(jù)是啟動侵權訴訟的重要武器。而作為防守方，在確認侵權指控事實清楚之后，需要正面應訴，同時尋找原告侵權主張是否存在瑕疵或漏洞，通過增加對抗籌碼來爭取機會，進而贏得訴訟或達成和解。
商標戰(zhàn)只要不放棄，窮盡一切救濟途徑，就可以成功爭取到商標權。在了解商標策略后，企業(yè)仍能做到市場未動，商標先行，就實現(xiàn)了企業(yè)商標保護的初衷。
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