一文看懂 標準必要專利全球許可 的司法管轄權爭議
專利代理 咨詢電話 18210958705 QQ 2101183472 發布時間:2020-11-06 12:12:17

英國最高法院的一份判決書,為兩個案子的全球許可費率的管轄權爭議糾紛畫上了句號,也決定了Conversant案件英國法院將繼續給出全球許可費率的判決。
在這之前的8月21日,中國最高法院已就中興與Conversant標準必要專利許可糾紛一案的管轄權異議部分作出終審裁定,駁回Conversant公司上訴。
2020年8月26日,英國最高法院駁回華為對UP,以及華為中興對Conversant的上訴。
英國法院關于全球許可費率管轄權的主要觀點
英國最高法院包括下級法院關于英國法院有權裁決FRAND全球許可費率的主要理由如下:
爭議雙方都是標準制定組織ETSI成員并受其IPR政策的約束,SEP專利權人更是與ETSI簽署了FRAND許可義務的協議。雖然專利權具有地域性,是否有效以及是否侵權應由當地法院來裁決,但正是基于ETSI的IPR政策,英國法院具有了裁決SEP全球許可費率糾紛的管轄權。
由于專利的數量龐大,并且涉及多個國家,按照商業慣例,專利權人和實施人一般都就前者的全球專利許可達成協議,要求專利權人逐一國家進行訴訟以尋求各個國家專利的許可費率,將耗資巨大,甚至經濟上是不可行的,因此如果實施人不愿與專利權人達成全球專利許可協議,將被認為非善意的。同時,實施人在簽署英國法院裁定的全球許可協議后,并不影響其在各國挑戰專利權人在該國專利的有效性以及是否被侵權,從而可能相應降低該國專利的許可費率。
英國法院關于不方便法院的主要觀點
關于其是否為裁決全球許可費率的不方便法院的問題,英國法院的主要觀點如下:
不方便法院問題是關于在何處審理案件能夠更有利于各方當事人以及實現最終的公正。這涉及如何定義雙方的爭議,華為中興認為爭議的實質是全球許可的條款,Conversant則認為是關于英國專利權的維護,即專利的有效性和是否被侵權,FRAND許可問題只是作為合同抗辯的一個方面。英國法院傾向于Conversant的觀點,認為爭議的解決將涉及確定英國專利的有效性及是否被侵權,英國法院顯然是審理這一爭端最合適的也是實際上唯一可能的機構。
此外,現在中國法院正在審理的案件也只是關于Conversant的中國專利,而且即使中國法院會對全球專利許可費率進行裁決,Conversant也已經合理地拒絕了華為和中興提出的條件。
擁有多個國家專利的專利權人有權利決定就哪些(國家的)專利主張權利,不應僅因對其中任何專利的FRAND抗辯所帶來的問題更方便在另一個司法地域決定,而強行要求專利權人改為對另一些專利主張權利。
最后,如果中國法院確定了中國專利的FRAND費率,英國法院將會把該費率納入其確定的全球FRAND許可協議中的中國專利部分的條款中。
盡管論證了其具有案件的管轄權且符合方便法院原則,英國法院也承認隨著將來其它國家決定行使解決全球許可的管轄權,可能會產生沖突的問題。對此,英國最高法院認為這是標準化組織的政策所帶來的問題,它的政策為那些具有跨多個地域的專利的權利人以及那些活躍的全球實施人提供了FRAND全球許可的可能性,但卻未提供國際性的仲裁或者機構以確定FRAND許可的條款。
標準必要專利全球許可費率的確定是一個很復雜的問題,首先需要了解的是涉案專利所屬的移動通信是一個特殊的領域,實際上全球大部分的標準必要專利糾紛都與移動通信領域有關。
移動通信系統中的終端與網絡設備并非固定的連接綁定,加上其龐大的市場,終端產品與網絡設備均有多個廠家生產,為避免來自不同廠家的終端產品與網絡設備之間,甚至網絡設備廠家之間的互連出現問題,需要制定技術標準以統一產品設備間接口。而移動通信終端產品最重要的特性之一就是產品在使用中能夠移動,乃至跨國界的全球漫游,于是催生出了全球性的標準。
參與標準制定的高成本,以及候選技術需在全球激烈競爭中脫穎而出的高難度,使得全球性通信標準的主要玩家通常為業界巨頭,其專利布局遍及全球主要區域,至于其它參與方,鑒于移動通信全球龐大市場的潛在價值,往往也會進行專利的全球布局。全球的移動通信經多年高速發展已形成主要業務由幾家跨國公司把持的局面,于是就出現了行業的高度全球化的情形:標準必要專利權人擁有多個國家的專利,專利實施人在多個國家銷售產品。
專利權人擁有多國專利和實施人跨國銷售產品的特性,加上手機終端的全球漫游,因此移動通信領域的標準必要專利許可費率的談判,往往是包含了全球各個國家專利組合的一攬子解決方案。
ETSI專利政策既鼓勵創新以吸引最先進的技術進入標準,同時也考慮到標準必要專利的近乎壟斷的特殊性,因此要求權利人對所有實施者給予FRAND許可,以此平衡兩者的利益關系。但專利許可費率糾紛還是由當事人自行解決,ETSI并未有裁決機構解決此類糾紛,由于專利具有地域性,由各個國家行政機關賦予權利,各個國家擁有本國專利相應的管轄權,這也導致了具有全球性的移動通信標準必要專利陷入了沒有對應的全球性機構來裁決此類糾紛的尷尬境地。
由于訴訟的高成本,包括金錢和時間,逐個國家進行訴訟以解決專利費率的方式確實是難以進行的。從這個角度出發,雙方有糾紛的情況下,為防止實施人holdout,由某個法院確定全球費率或者部分國家的專利費率確實有其合理性,英國法院因此認為其立場符合ETSI的IPR政策的精神也難以有效反駁。
英國法院也意識到了這個問題,在給出全球費率裁決的同時也盡力避開越權的嫌疑。首先,強調基于ETSI的IPR政策,為防止實施人Holdout,平衡權利人與實施人的利益,實施人有達成許可協議的善意;其次,法院只裁決費率,其它國家的專利的有效性和是否侵權不在裁決范圍,實施人可以在各國法院進行挑戰,許可協議中考慮了根據結果進行調整的條款;再次,表示將把中國法院判決的中國專利的許可費率加入到其裁決的許可協議中;最后,法院是基于專利權人與ETSI的FRAND許可義務的協議進行裁決,屬于合同糾紛的私法范疇,對于其它地域司法主權的影響較小。
可能的應對方式
無論如何,對于本國SEP專利的收費費率由他國法院進行裁決,終歸多少有點越權的嫌疑。英國最高法院的判決書中提到了一些解決方案,比如產業的參與者設計一些方法以確定FRAND許可條款,或者修改標準制定組織的政策以提供一個國際仲裁組織,或者指定一些受尊敬的國家的知識產權法院或者仲裁院來確定條款。前者由于參與者眾多且各方是競爭關系,許可費率的確定又非常復雜且部分關鍵要素難以精確量化,所以由參與者自行設計確定FRAND許可條款的方法并得到普遍應用的難度很大。后者即由ETSI成立或者指定某個(些)機構裁決此類糾紛,則可能會超出ETSI現有的工作/權力范圍,而且現在的ETSI成員如此多元,達成一致進行變革的難度估計也很大。
對于實施人,如果在對己不利的國家被訴,可考慮在預計許可費占比較高且結果明顯有利己方的一個或數個國家,提起平行訴訟請求裁決該國專利的許可費率,從而要求被訴所在地法院將全球許可協議中這些國家的許可費率設置為相應國家的判決結果,理由包括這幾個國家許可費的占比較高,且法律、文化與被訴所在國相去甚遠,由專利所在地法院裁決會比被訴所在地法院更符合當地情況,而且這個要求也不會與英國法院的判決依據相沖突(逐個國家進行訴訟以分別決定各個國家SEP許可費率導致的畸高成本)。
英國Conversant案的法官即計劃將中國法院判決的Conversant專利許可費率納入全球許可協議中,另外,該案判決書亦提到,根據中國法律,其將拒絕任何認為Conversant無法在中國獲得公正待遇的意見。中國的知識產權法官正在大力發展知識產權訴訟裁決和執行制度。中國專利的FRAND專利使用費費率一直低于世界其他地區,這無疑是因為中國認為這符合中國人民目前的需求。這不是一個依據不同司法管轄區的法律而無法獲得司法公正的問題。
更激進地,實施人也可以在其它國家發起平行訴訟要求裁決全球費率,甚至搶在專利權人起訴前發起訴訟。不過,這將可能帶來判決結果沖突的不確定性。
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