與外國(guó)公司簽訂技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意哪些問(wèn)題
本文為外國(guó)律師總結(jié)的與中方簽訂技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同或者技術(shù)許可協(xié)議時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題，對(duì)于中方也有一定的參考意義。
一、風(fēng)險(xiǎn)
1、登記備案要求
應(yīng)當(dāng)在技術(shù)許可合同生效后60天內(nèi)向中國(guó)商務(wù)部提交技術(shù)進(jìn)出口登記申請(qǐng)，否則，可能會(huì)影響后續(xù)外匯、銀行、稅務(wù)、海關(guān)等相關(guān)手續(xù)。
在中國(guó)，技術(shù)進(jìn)口或出口都需要進(jìn)行合同登記管理。要求進(jìn)口或出口技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同在生效后60天內(nèi)向中國(guó)商務(wù)部備案，備案部門頒發(fā)進(jìn)口合同登記證。對(duì)于武器制造等敏感技術(shù)，進(jìn)出口可能被禁止或限制。
申請(qǐng)人憑技術(shù)進(jìn)口許可證或者技術(shù)進(jìn)口合同登記證，辦理外匯、銀行、稅務(wù)、海關(guān)等相關(guān)手續(xù)。
2、對(duì)技術(shù)改進(jìn)的限制無(wú)效
中國(guó)法律禁止外國(guó)許可方禁止或限制中國(guó)被許可方進(jìn)一步改進(jìn)許可技術(shù)，因?yàn)榇祟愊拗瓶赡鼙灰暈榉欠▔艛嗉夹g(shù)和/或阻礙未來(lái)創(chuàng)新。任何此類合同限制都可能在中國(guó)無(wú)效和不可執(zhí)行。
3、對(duì)技術(shù)改進(jìn)的所有權(quán)
默認(rèn)情況是，中方被許可方對(duì)改進(jìn)的原始所有權(quán)將歸中方被許可方所有。雙方可以通過(guò)合同約定，中方被許可方應(yīng)將其原始所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給外國(guó)許可方，但合同必須包括對(duì)于改進(jìn)的權(quán)屬應(yīng)公平合理地分配。
4、對(duì)技術(shù)改進(jìn)的回饋授權(quán)
與轉(zhuǎn)讓任何改進(jìn)類似，一項(xiàng)普遍采用的允許外國(guó)許可方使用中國(guó)被許可方改進(jìn)的技術(shù)的授權(quán)條款不能免費(fèi)，必須單獨(dú)考慮和補(bǔ)償。
因此，相互交流改進(jìn)技術(shù)的條款要求一方無(wú)償向另一方提供改進(jìn)技術(shù)，或者在非互惠基礎(chǔ)上將權(quán)利轉(zhuǎn)讓給他方，或者不經(jīng)考慮而共享這些改進(jìn)技術(shù)，這些條款可能被視為無(wú)效和不可執(zhí)行。
5、許可方（或轉(zhuǎn)讓方）放棄責(zé)任
中國(guó)法律禁止外國(guó)許可方免除與許可技術(shù)有關(guān)的責(zé)任。如果被許可方在使用許可技術(shù)時(shí)侵犯第三方權(quán)利，許可方應(yīng)承擔(dān)與此類侵權(quán)有關(guān)的所有責(zé)任。
二、應(yīng)對(duì)策略
下面我們列出一些措施來(lái)應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)：
1、關(guān)于改進(jìn)的所有權(quán)
外國(guó)公司必須仔細(xì)考慮他們應(yīng)該為中國(guó)帶來(lái)哪些技術(shù)，以及中國(guó)法律允許進(jìn)口哪些技術(shù)。重要的是要考慮技術(shù)轉(zhuǎn)讓的形式，并咨詢經(jīng)驗(yàn)豐富的本地顧問(wèn)，他們可以探索有效的方法來(lái)構(gòu)建許可協(xié)議的條款，以便最合適地解決改進(jìn)的開(kāi)發(fā)，所有權(quán)和使用問(wèn)題。
2、對(duì)技術(shù)改進(jìn)的回饋授權(quán)
不幸的是，中國(guó)法律沒(méi)有定義在這種情況下應(yīng)適當(dāng)考慮的內(nèi)容。最終，它將歸結(jié)為雙方之間的談判，以便構(gòu)建公平合理的交易。再次，獲得當(dāng)?shù)仡檰?wèn)的建議從根本上講是重要的。
要考慮的一種方法是，在適當(dāng)情況下以優(yōu)先購(gòu)買權(quán)進(jìn)行許可改進(jìn)。在這種情況下，許可方應(yīng)要求被許可方定期報(bào)告/披露其研發(fā)情況以及基于許可技術(shù)和專門知識(shí)的潛在改進(jìn)。許可方隨后可以根據(jù)具體情況決定是否希望獲得許可以及準(zhǔn)備支付多少費(fèi)用。
3、在許可方（或轉(zhuǎn)讓人）上放棄責(zé)任
一種方法是，如果第三方索賠導(dǎo)致?lián)p失，雙方根據(jù)商定的百分比或許可方對(duì)任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的責(zé)任上限分?jǐn)偢髯缘呢?zé)任。
此外，雙方可以包括一項(xiàng)“聲明”條款，聲明如果被許可方知道或應(yīng)該知道被許可產(chǎn)品或技術(shù)在簽署許可協(xié)議時(shí)侵犯或可能侵犯第三方權(quán)利，但仍繼續(xù)簽署協(xié)議，許可方免于承擔(dān)任何相關(guān)責(zé)任。
另一種通用方法是在商業(yè)上可行的范圍內(nèi)，增加前期許可費(fèi)，以涵蓋中國(guó)被許可方造成的侵權(quán)或損失風(fēng)險(xiǎn)。
最后，如果由于被許可方的疏忽或故意不當(dāng)行為而發(fā)生第三方侵權(quán)，也可以插入一項(xiàng)條款，免除許可方的任何相關(guān)責(zé)任。
三、需要注意的一般性問(wèn)題
保護(hù)外國(guó)當(dāng)事人機(jī)密信息的最有效方法是不許可或轉(zhuǎn)讓超敏感信息和專有技術(shù)(如果可能)。然而，實(shí)際上，這可能很難實(shí)現(xiàn)，因?yàn)榻^大多數(shù)中國(guó)方面尋求與外國(guó)同行合作，以獲得寶貴的外國(guó)技術(shù)和專門知識(shí)。
總結(jié)：
*按照中國(guó)的《技術(shù)進(jìn)出口管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)的要求，外國(guó)公司與中方簽訂技術(shù)轉(zhuǎn)讓或者許可協(xié)議時(shí)，應(yīng)該特別注意以下事項(xiàng)：
*應(yīng)當(dāng)在技術(shù)許可合同生效前60天內(nèi)向中國(guó)商務(wù)部提交技術(shù)進(jìn)出口申請(qǐng)，否則，可能會(huì)影響后續(xù)外匯、銀行、稅務(wù)、海關(guān)等相關(guān)手續(xù)；
*不得限制對(duì)技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)；
*約定對(duì)技術(shù)改進(jìn)成果的權(quán)屬，否則，中方作為被許可方默認(rèn)擁有改進(jìn)技術(shù)的權(quán)屬；
*約定對(duì)改進(jìn)技術(shù)的回饋授權(quán)（grant-back license），否則，中方可以將改進(jìn)的技術(shù)再有償許可給外國(guó)公司；
*中國(guó)規(guī)定，對(duì)于技術(shù)進(jìn)口協(xié)議，如果進(jìn)口的技術(shù)侵犯第三人的權(quán)益時(shí)，由許可人承擔(dān)責(zé)任，所以，侵權(quán)免責(zé)條款是無(wú)效的，可以在合同中約定雙方按比例承擔(dān)責(zé)任；
*約定保密條款；
*在中國(guó)反向工程是合法的，可以在合同中約定禁止反向工程條款。
關(guān)鍵詞： 專利代理 專利轉(zhuǎn)讓 ?
