對他人商標中的地名元素使用，構成商標侵權嗎？（附案例）
商標“鼓浪嶼”，曾獲評“福建省著名商標”
早在1983年，鼓浪嶼食品廠開始在生產的廈門餡餅等食品上使用“鼓浪嶼”商標，后來獲得了國家工商行政管理總局商標局的核準。后來幾經更迭，2013年4月1日，當時商標的權利人曾華山將商標授權給廈門興茂貿易有限公司獨家使用。
興茂公司產品包裝
2013年4月，興茂公司發現市面上由“廈門市譽海食品有限公司”生產的餡餅包裝盒上突出使用了“鼓浪嶼”等文字，產品包裝盒規格、內外裝潢、款式和圖案等與自己的包裝盒類似，容易造成消費者難以區分的情況。興茂公司認為，譽海公司侵害了自身的注冊商標專用權，構成不正當競爭，遂將對方告上法庭。
譽海公司舊版包裝
譽海公司新版包裝
譽海公司辯解說，興茂公司的商標是“鼓浪嶼”而非“鼓浪嶼餡餅”，而且法律規定，不能禁止他人正當使用有關商品的通用名稱及地名，“餡餅”是商品的通用名稱，“鼓浪嶼”是地名且在同行業被廣泛使用，因此在包裝上使用“鼓浪嶼”三字是廈門餡餅行業的通行做法，譽海公司是依慣例的合理使用。而且自己的包裝盒上還有擬申請注冊的商標“臻食軒”，完全能夠顯著區別。
譽海公司還說，興茂公司于2013年4月1日才取得“鼓浪嶼”注冊商標的獨占許可專用權，在這之前，他們就已經使用“臻食軒”牌餡餅的包裝盒及裝潢，根據使用在先原則，也應該是自己的權利被興茂公司給侵犯了。
為了證明自己的包裝盒設計沒有侵權，譽海公司提交了其他幾個品牌的餡餅包裝作為證據，這樣的包裝盒并非專屬于某家生產商，而是行業通用包裝。
法院經審理認為：
針對舊版包裝，雖然“鼓浪嶼”是著名的地名，“餡餅”也是食品行業的通用名稱，但譽海公司的舊版包裝盒上，特別突出了“鼓浪嶼”三個字。“鼓浪嶼”三個字用在盒蓋正面正中間的位置，所用字體亦是整個盒蓋正面所有文字中最大的，反之“臻食軒”商標則位于比較不顯眼的左上角且字體較小。因此從整體上看，消費者購買時最先注意到的是“鼓浪嶼”三字而非“臻食軒”商標。譽海公司在餡餅盒上顯著、突出地使用了興茂公司享有獨占使用權的商標“鼓浪嶼”，極易使相關公眾就產品的來源產生混淆和誤認，這種使用屬于侵權。
針對新版包裝，更改過后，盒蓋正中間的位置“餡餅”的字體變大了，“餡餅”二字左側以較小字體寫明“鼓浪嶼特產”，“鼓浪嶼”與“特產”形成一個整體。興茂公司雖是注冊商標“鼓浪嶼”的獨占使用權人，但鼓浪嶼也是一個耳熟能詳的地名，興茂公司不能禁止其他人合理使用作為地名的“鼓浪嶼”。興茂公司經合法途徑取得的注冊商標是“鼓浪嶼”，被告在外包裝盒上標明自己的商標“臻食軒”，同時使用“鼓浪嶼特產”的字樣，而沒有將“鼓浪嶼”三個字單獨突出使用，不易導致消費者的混淆。
據此，一審判決譽海公司應立即停止在其生產、銷售的產品上使用帶有“鼓浪嶼”字樣舊版包裝盒，判令譽海公司賠償興茂公司經濟損失及合理費用共計8萬元。
判決生效后，譽海公司仍然在市場上銷售標注有“鼓浪嶼”“鼓浪嶼特產”字樣的盒裝餡餅。
2015年，兩家公司再次為此打起官司。
這次，廈門市中級人民法院一審判決認為，譽海公司在涉案餡餅包裝盒上使用“鼓浪嶼特產”字樣中的“鼓浪嶼”，是作為地名使用，“意指鼓浪嶼的一種特產，系描述性使用而非商標意義使用”，不構成商標侵權；僅就“鼓浪嶼”字樣的使用，判決譽海公司向興茂公司賠償經濟損失25萬元。
雙方均對判決不服，提起了上訴。
福建省高級人民法院在判決中指出，廈門市鼓浪嶼食品廠是鼓浪嶼島上惟一生產餡餅、糕點的食品企業，“鼓浪嶼”是該廠的老字號和在餡餅、糕點等食品上長期使用且已獲省、市著名商標等多項殊榮的商標，享有較高知名度。在這種情況下，譽海公司還在餡餅的包裝盒上標注“鼓浪嶼”字樣，該使用行為明顯容易造成相關公眾對其產品來源的混淆誤認。
同時，本案中，譽海公司所售餡餅并非在鼓浪嶼生產(按照其產品標識，該餡餅產自廈門同安工業集中區)，其生產制作也并不與鼓浪嶼區域特定的如土壤、水質、氣候等獨特的地理因素相關；該公司也無法提供證據，證明鼓浪嶼區域具有餡餅制作獨特的諸如傳統工藝、民間傳說等特定人文因素。因此，無論從鼓浪嶼的地理或人文因素的角度，譽海公司在餡餅上標注“鼓浪嶼特產”都不具備正當理由。應當認定為構成不正當競爭。
法院終審判決廈門譽海食品有限公司立即停止在其生產銷售的餡餅包裝盒上標注“鼓浪嶼特產”字樣，并賠償興茂公司經濟損失共計人民幣50萬元。
評析：
1、對商標中含有的描述性內容可以進行正當使用。
注冊商標專用權依法受法律保護，他人未經許可進行使用，可能會構成商標侵權。但如果滿足一定的法定要件，他人可以對商標中所包含的描述性內容進行正當使用，不構成對商標權的侵犯。修訂后的商標法第五十九條規定，注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。上述法律對正當性使用僅作出原則性規定，實踐中認定被告的使用行為是否屬于正當使用，應主要圍繞使用意圖、使用方式和使用效果等三方面進行審查。
在有些情況下，還需結合歷史傳承等特定因素進行綜合考量，并根據案件具體情況進行判斷。其中，關于使用意圖，是指行為人是出于描述、說明產品的目的而善意使用相關標識，還是出于攀附他人商譽的不正當競爭意圖而使用他人商標，是判斷是否構成正當使用的重要因素。關于使用方式，要構成正當使用，不但應為描述產品形狀、特點所必要，而且在使用方式上應當正當合理。對于使用方式是否合理，可以參考商業、行業慣例等因素或專業協會的意見進行判斷。
關于使用效果，為盡可能減少市場混淆，在判斷是否構成正當使用時，還是應當考慮混淆因素，將“不構成混淆”作為正當使用的一個成立要件，以此促使行為人更加規范謹慎地使用描述性詞匯。另外，注冊商標的顯著性和知名度、注冊商標的歷史因素也是影響正當性使用認定的需要考慮的其他因素。
2、對商標中含有的描述性內容非正當使用構成侵權。
本案中，被告在相同產品的包裝盒正面突出標注“鼓浪嶼餡餅”字樣，對商標中含有的描述性內容非正當使用構成侵權。顯然屬于商標性使用，易造成混淆，原審認定構成商標侵權并無不當。被告在包裝盒的側邊標注“鼓浪嶼特產”字樣雖非商標性使用，然而餡餅的制作并不與鼓浪嶼區域特定的如土壤、水質、氣候等獨特的地理因素相關，同樣，現有的證據也不足以證明該區域具有餡餅制作獨特的諸如傳統工藝、民間傳說等特定的人文因素。鼓浪嶼作為一個全國聞名的國家5A級旅游景區，相關公眾對“鼓浪嶼”的認知是一個著名的游覽小島、景色秀美的海上明珠，但與餡餅無關。
換言之，無論從鼓浪嶼的地理因素或者人文因素的角度，譽海公司在餡餅上標注“鼓浪嶼特產”都不具備正當的理由。而且其在產品的包裝盒上以較小的字體標注了生產地址為“廈門同安工業集中區思明園106號二層”的情況下，還在包裝盒較醒目處標注“鼓浪嶼特產”字樣，容易造成相關公眾誤認為該餡餅產自鼓浪嶼，其后果不僅使相關公眾對該產品的來源產生誤導，尤其興茂公司在餡餅產品上申請“鼓浪嶼”注冊商標且該商標具有較高的知名度、“鼓浪嶼餡餅”已經與興茂公司形成唯一對應關系的情況下，譽海公司在餡餅包裝盒上標注“鼓浪嶼特產”的行為必將減損興茂公司享有注冊商標專用權帶來的權益，從而降低興茂公司的市場競爭力，譽海公司這種違反誠實信用、擾亂公平競爭市場秩序的行為，依照反不正當競爭法第二條的規定，應當認定為構成不正當競爭。
關鍵詞： 商標代理 商標侵權 ?
