從實際案例看如何應對337調查簽發的排除令
美國國際貿易委員會（簡稱ITC）的337調查是產品制造商最怕的事件之一，被提起337調查后，若被告廠商敗訴、ITC很可能針對被訴產品簽發禁止輸入美國的排除令，被訴產品將失去美國市場的銷售機會。
難道一但敗訴收到排除令、被訴產品就只能被擋在美國市場之外嗎? 不一定，從近期的Diebold v. Hyosung一案看 如何正確應對337調查排除令，使被訴產品能在短時間內重回美國市場銷售。
本案背景
原告Diebold Nixdorf, Inc.、Diebold Self-Service Systems (以下合稱「Diebold」)、被告Hyosung TNS Inc.、Nautilus Hyosung America Inc.、HS Global, Inc., (以下合稱「Hyosung」) 都生產銷售自動取款機(ATM)，原告Diebold是美國公司、被告Hyosung是韓國公司。
Diebold根據包含US6082616在內的6篇美國專利在ITC對Hyosung提起337調查，最終ITC認定Hyosung的部份型號產品侵犯上述US6082616專利權(以下簡稱訴爭專利)，于2017年5月19日簽發了有限排除令（Limited Exclusion Order）。
收到排除令、被告的應對策略
Hyosung收到ITC簽發的排除令后，制定了一套短期和長期的應對方案：
短期，Hyosung立刻根據更改設計后的新版本產品向美國海關及邊境保護局(USCBP)提起行政裁決，期望更改后的新設計能避開訴爭專利范圍、暫時讓產品仍然能夠在美國銷售；
長期，Hyosung 將ITC的排除決定上訴至美國聯邦上訴法院(CAFC)，期望能夠撤銷ITC的侵權決定、甚至希望能透過上訴法院直接將專利無效。
短期方案：解決產品不能進入美國市場的燃眉之急
本案中Hyosung于排除令簽發后的第7天就向美國海關及邊境保護局提起行政裁決，主張更改設計后的新版本產品已不再具備訴爭專利特征、不落入其專利范圍。
最終，美國海關及邊境保護局認定重新設計過后的產品已不再具備訴爭專利的必要特征「服務開口(service opening)」，因此裁定不落入訴爭專利范圍，故不受排除令限制而允許進入美國銷售。
以很短的時間(從行政裁決的提起至下發結果不到兩個月)就解決了眼下對公司經營影響最大的美國市場銷售禁令。
從本案看出，產品被訴侵權后，被告廠商最好盡快啟動更改設計、排除訴爭專利的必要特征，而非等到判決結果出來后才開始更改產品設計，這樣才能在排除令出現后的第一時間立刻根據新設計對美國海關及邊境保護局提起行政裁決，最小化排除令對產品銷售產生的影響；
另外，提起行政裁決后，最好能提交更改設計后的產品實物，更能增加美國海關及邊境保護局認同的機會。
長期方案：嘗試反轉侵權決定，甚至爭取將訴爭專利無效
雖然更改產品設計以排除訴爭專利特征是一種應對排除令的方式，但這些被更改的原設計、很多是有功能價值的，長期來說對被告最好的結果是保留原設計的情況下卻不被排除令阻擋在外。
要保留原設計而不侵權、就要將ITC簽發的排除決定上訴至CAFC，常見的上訴挑戰的方式有：
(1)上訴主張專利無效、
(2)上訴主張產品未落入專利范圍、
或(3)上訴主張原告不具備起訴資格等。
本案中，Hyosung于上訴階段同時使用了以上三種方式：
(1) 主張訴爭專利無效：Hyosung主張透過現有技術文獻的組合，訴爭專利不具備創造性，Hyosung還主張ITC認為「不存在現有技術組合的啟示」觀點也是錯誤的。此無效主張最終并未被CAFC采納，最終仍認定訴爭專利有效。
(2) 主張產品未落入專利范圍：Hyosung主張ITC錯誤的解釋了權利要求特征「service opening」，并且主張被排除的產品并未落入訴爭權利要求中。
由于訴爭專利于上訴期間已經專利期間屆滿失效，因此CAFC并未就此主張進行判決，而是直接認定由于專利期間屆滿的緣故，故撤銷ITC簽發的排除令。
(3) 主張原告不具備起訴資格：Hyosung主張Diebold不符合啟動337調查的「國內實業」(domestic industry) 原則。
Hyosung主張Diebold使用的美國國內投資證據(Diebold使用其于2005年至2010年用于研究和開發的投資作為證據)、距離本案起訴已經超過五年、且與目前的投資并無實質意義上的關聯，故不符合國內實業原則中的經濟部份(economic prong)要求。
然而CAFC于判決中寫到，并無法規要求國內實業原則的判斷不得使用五年以上的投資作為證據、且先前的投資有關聯到目前進行中的服務或產品組裝花費，故符合國內實業原則中的經濟部份要求。
小結
從本案可知，遭337調查簽發排除令的應對方式不少，只要被告從短期方案的產品回避設計并對美國海關及邊境保護局提起行政裁決、至長期方案的對CAFC提起上訴挑戰，正確應對后，有大概率避免產品被排除令擋在美國市場之外。
被提起337調查后、被訴廠商應盡早啟動被訴侵權產品的回避設計，才能在敗訴時立即提起行政裁決，由于美國海關的行政裁決一般非常快速(本案不到兩個月)，因此變更設計后的產品仍有機會很快重回美國市場。
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