一文看懂 企業(yè)名稱與商標(biāo)權(quán)沖突中，馳名商標(biāo)認(rèn)定及責(zé)任 |商標(biāo)資訊
專利代理 咨詢電話 18210958705 QQ 2101183472 發(fā)布時(shí)間：2020-07-17 23:24:26
在企業(yè)名稱與商標(biāo)權(quán)權(quán)利沖突不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛中，如果被告從事的商品或服務(wù)與原告注冊(cè)商標(biāo)核定的商品或服務(wù)構(gòu)成相同或類似，考慮商標(biāo)的知名度等因素，判斷被告是否構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。
案例
原告：康成投資（中國(guó)）有限公司是知名連鎖超市“大潤(rùn)發(fā)”的商標(biāo)權(quán)人。“大潤(rùn)發(fā)”商標(biāo)已成為原告享有的馳名商標(biāo)。
被告：大潤(rùn)發(fā)投資有限公司擅自將自己命名為“大潤(rùn)發(fā)投資有限公司”，并在經(jīng)營(yíng)中使用上述名稱，構(gòu)成在企業(yè)名稱中使用原告馳名商標(biāo)的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為；
被告在其網(wǎng)站以及實(shí)際經(jīng)營(yíng)宣傳中突出使用原告“大潤(rùn)發(fā)”商標(biāo)，意圖混淆消費(fèi)者，侵害原告的商標(biāo)權(quán)。
康成公司提起訴訟，請(qǐng)求法院判決大潤(rùn)發(fā)公司停止侵權(quán)、消除影響并賠償經(jīng)濟(jì)損失。
上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告明知原告已經(jīng)注冊(cè)使用涉案商標(biāo)的情況下，仍然在企業(yè)名稱中使用與涉案商標(biāo)相同的字號(hào)，即使規(guī)范使用，仍足以使相關(guān)公眾產(chǎn)生使用“大潤(rùn)發(fā)”字號(hào)的企業(yè)與原告之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的混淆和誤認(rèn)，故被告將“大潤(rùn)發(fā)”作為字號(hào)使用的行為構(gòu)成對(duì)原告的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。
評(píng)析
典型的企業(yè)名稱侵害商標(biāo)權(quán)的案件，其中對(duì)于企業(yè)名稱侵害商標(biāo)權(quán)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛中是否有必要認(rèn)定馳名商標(biāo)以及侵權(quán)民事責(zé)任的分析和判斷，對(duì)于今后類似案件的審理具有一定的借鑒意義。
1.馳名商標(biāo)認(rèn)定的必要性考量
《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第（二）項(xiàng)的規(guī)定，對(duì)于以企業(yè)名稱與其馳名商標(biāo)相同或者近似為由，提起的侵犯商標(biāo)權(quán)或者不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)訴訟，當(dāng)事人以商標(biāo)馳名作為事實(shí)根據(jù)，人民法院根據(jù)案件具體情況，認(rèn)為確有必要的，對(duì)所涉商標(biāo)是否馳名作出認(rèn)定。
原告便依據(jù)上述規(guī)定主張被告擅自將原告馳名商標(biāo)“大潤(rùn)發(fā)”登記為企業(yè)名稱，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，請(qǐng)求法院認(rèn)定其商標(biāo)為馳名商標(biāo)。
并不是所有涉及企業(yè)名稱權(quán)與商標(biāo)權(quán)權(quán)利沖突的案件都需要以認(rèn)定所涉商標(biāo)為馳名商標(biāo)為前提，只有確有必要的，才需要認(rèn)定所涉商標(biāo)為馳名商標(biāo)。
“確有必要”的情形，應(yīng)指被控侵權(quán)企業(yè)所從事的行業(yè)與所涉商標(biāo)核定的商品范圍不相同或不類似時(shí)。
原告“大潤(rùn)發(fā)”商標(biāo)核定使用的范圍包括大潤(rùn)發(fā)公司所從事的超市業(yè)務(wù)，被告從事的業(yè)務(wù)領(lǐng)域與“大潤(rùn)發(fā)”商標(biāo)屬于相同服務(wù)范圍內(nèi)，故本案并無(wú)必要認(rèn)定“大潤(rùn)發(fā)”商標(biāo)為馳名商標(biāo)。
2.停止侵權(quán)民事責(zé)任的適用
法院綜合考慮“大潤(rùn)發(fā)”商標(biāo)的使用時(shí)間、原告的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、銷售額、市場(chǎng)排名等因素，認(rèn)定“大潤(rùn)發(fā)”商標(biāo)在被告注冊(cè)成立時(shí)已經(jīng)成為相關(guān)行業(yè)內(nèi)具有較高知名度的商標(biāo)。
作為經(jīng)營(yíng)同類業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)者，被告在明知原告已經(jīng)注冊(cè)使用“大潤(rùn)發(fā)”商標(biāo)的情況下，仍然在企業(yè)名稱中使用與“大潤(rùn)發(fā)”商標(biāo)相同的字號(hào)，主觀上攀附“大潤(rùn)發(fā)”商標(biāo)知名度的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)意圖十分明顯。
而基于“大潤(rùn)發(fā)”商標(biāo)的高知名度，被控企業(yè)名稱即使規(guī)范使用，仍足以使相關(guān)公眾產(chǎn)生使用“大潤(rùn)發(fā)”字號(hào)的企業(yè)與原告之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的混淆和誤認(rèn)，故被告將“大潤(rùn)發(fā)”作為字號(hào)使用的行為構(gòu)成對(duì)原告的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。
就企業(yè)名稱中擅自使用他人商標(biāo)而言，如何承擔(dān)停止侵權(quán)的民事責(zé)任，實(shí)踐中并不統(tǒng)一。
從更有利于執(zhí)行的角度，判決停止將原告商標(biāo)作為字號(hào)使用更有利于后續(xù)的執(zhí)行。
因?yàn)樽兏髽I(yè)名稱的前提是被告必須提供用以替代的名稱，如果被告拒不提供，原告申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行時(shí)，便會(huì)遇到困境。
因此，本案判決停止侵權(quán)的方式是立即停止使用包含“大潤(rùn)發(fā)”字樣的企業(yè)名稱，而非要求被告變更企業(yè)名稱中的字號(hào)。
3.法定賠償對(duì)懲罰性賠償?shù)难a(bǔ)充適用
商標(biāo)法第六十三條第一款的規(guī)定，大潤(rùn)發(fā)公司實(shí)施的行為滿足“惡意侵犯商標(biāo)權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重”的要求，但由于懲罰性賠償?shù)挠?jì)算基數(shù)是原告的損失、被告的獲利或者涉案商標(biāo)的許可使用費(fèi)，但本案中上述方法均無(wú)法適用，故計(jì)算懲罰性賠償數(shù)額基礎(chǔ)的“上述方法確定數(shù)額”并不存在，進(jìn)而懲罰性賠償數(shù)額亦無(wú)法確定。
但既然商標(biāo)法已經(jīng)規(guī)定懲罰性賠償，說(shuō)明商標(biāo)損害賠償制度應(yīng)當(dāng)遵循填補(bǔ)損失和懲罰侵權(quán)的雙重目標(biāo)，作為計(jì)算損害賠償兜底方式的法定賠償制度，同樣應(yīng)兼具補(bǔ)償和懲罰的雙重功能。
在確定法定賠償數(shù)額時(shí)，可以將被告的主觀惡意作為考量因素之一。
因此，法院在確定法定賠償時(shí)將對(duì)被告的侵權(quán)惡意予以考慮，結(jié)合原告商標(biāo)的知名度等因素，法院判令被告承擔(dān)300萬(wàn)元的賠償。
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