OEM出口產品上的商標使用 是否構成商標侵權？ |商標資訊
專利代理 咨詢電話 18210958705 QQ 2101183472 發布時間：2020-07-17 23:25:31
隨著最高院就“PRETUL案件” 作出判決，關于“OEM商標使用是否構成侵權”問題的討論成了焦點。
2001年耐克公司訴嘉興市銀興制衣廠的商標權侵權糾紛，是我國OEM商標侵權第一案。
在該案中，深圳市中院認為， “西班牙公司對耐克商標擁有商標權，被告未經原告許可，以商業目的在中國境內委托制造并出口標識為耐克的男滑雪夾克構成對原告的侵權，認定被告構成侵權。
不少人持反對觀點，認為該案中的OEM行為不應當構成商標侵權：
第一，侵犯商標權其本質是對商標識別功能的破壞，使一般消費者對商品來源產生混淆誤認，而涉外定牌加工的商品并未進入我國的流通領域，不會被我國的相關公眾接觸到，故不會造成消費者混淆誤認的可能；
第二，定牌加工行為不會對商標權利人在境內的產品市場帶來任何實質性的損害，也不會對其享有的商標權利造成損害；
第三，定牌加工的實質為《合同法》中所指的加工承攬的合同關系，因此，承攬人的行為不應認定為商標法意義上的使用。
上述爭論直接從后續司法實踐中得到了反映，不同地域的法院對該問題始終存在不同認識。
在定牌加工關系中，境內加工方在產品上標注商標的行為形式上雖由加工方所實施，但實質上商標真正的使用者仍為境外委托方，涉案產品所貼商標只在境外具有商品來源的識別意義，并不在境內市場發揮識別商品來源的功能，因此被告的行為不構成對原告商標專用權的侵犯”。
又如，江蘇省高院在相關案件中提出了另一種觀點，認為，雖然被告的行為屬于涉外定牌加工，但其明知原告‘東風’商標為馳名商標，卻仍受托貼牌生產，在被控侵權產品上使用與原告相同的商標，未盡到合理注意與避讓義務，損害了原告的利益，侵犯了原告的注冊商標專用權。
上述爭論也反映在法院系統的一些審判指導性意見中。
北京市高院發布的《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》第十三條指出，定牌加工是基于有權使用商標的人的明確委托，并且受委托定牌加工的商品不在中國境內銷售，不可能造成相關公眾的混淆、誤認，不應當認定構成侵權。
然而，其稍晚在《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》中卻又提出了不同的觀點，其中第二十一條要求承攬加工帶有他人注冊商標商品的一方對定作人是否享有注冊商標專用權進行審查，否則與定作人構成共同侵權。
隨后，最高院《關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》重申了加工方必要的審查注意義務，但依然沒有對定牌加工行為是否構成侵權作出明確的判斷。
PRETUL案件PRETUL案的重要意義在于，其對定牌加工是否屬于商標法意義上的商標使用行為、是否侵犯商標專用權第一次做出了明確的回答，對于在后案件的審理具有指導性意義。
最高法院在提審判決中，明確認定OEM行為不屬于商標使用行為，不構成商標權侵害。
是否破壞商標的識別功能，是判斷是否構成侵害商標權的基礎。
在商標不發揮識別作用、不構成商標使用的情況下，判斷是否在相同或類似的商品上使用相同或近似的商標而導致混淆，并不具有實際意義。
新的問題最高法院在PRETUL案件中的分析和結論雖然為OEM是否構成侵權的爭論劃上了句號，但其并未對一些衍伸出來的法律問題進行解答。
那么對于一些外向型企業來說，其生產的產品雖然不是OEM，但是仍然全部用于出口，這樣在其生產過程中的商標貼附行為是否也會被認定為非商標使用？
如果出口中的商標貼附行為不認為是商標使用，那么出口企業的商標如何維持其注冊？
PRETUL案是一個典型的OEM（定牌加工）案件，其實質上是委托加工，即境內公司的生產行為是接受境外商標權人的委托而發生的，并不體現獨立的意志，其不是生產產品然后銷售給委托方，而是向委托方提供產品加工的勞務。
境內定牌加工公司是作為承攬人，依照境外定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付一定報酬。
最高法院雖然沒有在提審判決中對此明確說明，但是其“物理貼附”的表述已經隱含了這一結論。
在是否構成商標法意義上的商標使用方面，需要特別注意的是，“中國市場”并不應當單指“零售市場”，也應當包括“批發”或者“出口”市場。
在PRETUL案中，亞環公司接受儲伯公司的委托生產相關產品并僅僅交給儲伯公司出口至境外，除了加工費以外，整個交易與中國沒有任何關聯。
由于OEM性質和受限于與儲伯公司的協議，亞環公司過去、現在以及未來均不可能就相關產品與任何境內外第三方發生聯系。
因此，才能得出結論：在定牌加工中貼附的商標不能實現識別該商品來源的功能，不構成商標法意義上的商標使用，不會對境內消費者造成混淆。
雖然在單筆貿易中，交易雙方仍然僅限于特定主體，但這并不排除實施生產、出口的商標權人和被許可人在下次交易中可能選擇不同的第三方作為交易主體。
因此，這里的銷售或出口行為本質上在面對不特定的第三方。
另一方面，境外進口商在進口相關商品時，可以依據不同的商標將不同的中國出口商相區分，因此，所貼附的商標已經起到了識別商品來源的功能。
法院認為，“所謂商標意義上的使用行為是指能夠實現商標本質功能的使用行為。
小結
最高法院PRETUL案的最大意義在于確立了“OEM商標使用并不構成侵權”的原則，結束了OEM商標侵權案件裁判的亂狀，并且也理清了對商標標識“商標性使用”與“非商標性使用”的關系。
但是，在理解判決書中對于“物理貼附行為”的解釋時，不能簡單地將“中國市場”理解為“中國零售市場”，也不能機械地認為凡是最終用于出口的產品，其生產過程中的商標貼附行為都是“物理貼附行為”，因此一律不構成商標使用。
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