一文看懂 與在原單位所參與的研發工作有關的發明創造歸屬認定
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近年來，知識產權逐步成為企業的核心競爭力，越來越多的企業開始重視員工攜帶技術或商業秘密離職的問題。如何準確劃分離職員工的本職工作范圍并認定訴爭發明與“原單位承擔的本職工作有關”，是判斷員工離職后一年內作出的發明創造是否屬于職務發明的重點和難點。
本案例中，訴爭各方對于發明人的本職工作范圍爭議較大，在對工作崗位職責、工作任務安排、工作事項內容等因素進行綜合判斷、全面分析的基礎上，法院認定發明人在原單位參與了與涉案專利有關的技術支持、技術標準制定、技術方案的修改等工作，在工作過程中對地鐵行業機柜標準、型材的特定需求、現有產品存在的缺陷等內容有了較為深入的接觸和了解，且這些內容系涉案發明專利的基礎技術信息，故據此認定涉案發明與其本職工作有關，屬于職務發明。
該認定對于保護企業創新、規范離職員工行為明確了界限。
案例：威圖電子機械技術（上海）有限公司訴辛柏機械技術（太倉）有限公司、鄭某某、杜某某專利申請權權屬糾紛案
威圖公司設立于2001年12月20日，注冊資本3563.6萬美元，經營范圍為生產、加工電子專用設備、數據通信和接入網通信等網絡控制設備、智能化冷卻系統及工業機柜系統以及銷售公司自產產品等。
2014年1月24日，辛柏公司取得蘇州市太倉工商行政管理局核發的名稱預先核準通知書，同年3月6日正式設立，經營范圍包括研發、制造、銷售配電設備、冷卻設備、電子元器件、工業機柜及配件、IT機柜及配件、機箱等。
發起人股東包括萬控集團有限公司、太倉市新島包裝材料有限公司、楊某某、趙某及本案被告鄭某某。
2014年5月26日，辛柏公司向國家專利局申請一項名稱為“機柜框架用型材”的發明專利，該專利申請發明人為杜某某、鄭某某，申請號為201410224711.7。該發明創造涉及一種機柜框架用型材，其說明書第一頁背景技術中闡述了機柜是用來存放計算機和某些控制設備的物件，第二頁發明內容部分則闡述了該發明采用以上結構，相比現有技術具有如下優點：型材的朝向機柜外部的第一外板和第二外板及朝向內部的部分內板的兩端部開設安裝孔，可通過螺接、鉚接等方式將型材連接以組裝成機柜框架，相比傳統的焊接方式，組裝簡單方便，在運輸、安裝、生產、倉儲等方面都極大地提升了效率，實現了資源的合理利用及配置，而且節省了資源，減少了對環境的污染；外板上開設多個安裝孔即可方便將型材組裝也方便安裝固定門板、側板等機柜外部相關配件，內板上按一定序列開設序列孔，機柜內部可自由靈活地擴展安裝設備。
涉案發明專利申請的發明人之一杜某某畢業于陜西理工大學工業設計專業，于2011年7月18日入職威圖公司。威圖公司在杜某某的員工信息登記表中登記的職位為產品開發工程師，在雙方訂立的勞動合同中，載明杜某某的工作部門為PM部門的ProductEngineer（產品工程師）。2014年3月31日，杜某某向威圖公司提出離職申請，后進入辛柏公司就職，2015年9月1日，杜某某經工商核準登記為辛柏公司股東之一。
涉案發明專利申請的另一發明人鄭某某曾留學德國，從事化學專業研究，獲工學博士學位證書。2004年9月30日入職威圖公司，任執行董事，具體負責每月向股東匯報威圖公司的經濟狀況，編制下一年度的年度計劃。2013年10月29日，鄭某某向威圖公司提出離職，后作為發起人股東之一投資設立了辛柏公司。
一審訴訟中，威圖公司提交了存儲于公司服務器內的公司員工部分往來電子郵件。其中，在2011年12月13日由威圖公司的趙某向鄭某某轉發了由袁某某發送的主題為“地鐵行業與杜某某”的一份郵件，提到了當時杜某某已實際進入針對地鐵行業機柜產品的研究中，其內容包括：“為了地鐵行業業務的持續拓展，spec in team需要PM杜某某留下。
原因：
（1）spec in絕不是簡單銷售業務前端操作，而是一個業務組合，需要銷售+技術+商務+售后服務這個平臺支持，請公司認真考慮和對待；
（2）威圖機柜與地鐵行業工藝要求不符，如果要在這個行業持續深挖拓展，目前根據各地地鐵行業業主和集成商的要求和建議，威圖需要在2012年開發出針對地鐵行業的專業產品。經過與杜某某合作與……等行業內客戶交流，我覺得杜某某在產品技術方面是一個十分難得的人才。在10月份起，杜某某已經開始介入針對地鐵行業機柜的研究中，這個工作需要連續不中斷的著手進行。地鐵行業業務競爭越來越激烈，專業要求越來越高，所以懇請部門和公司認真考慮上述意見！”。此后，在2012年3月29日袁某某發送給趙某的一份郵件中提到：“3月28日，在……與針對機電系統機柜規劃統一性問題與寧波地鐵機電部專工進行了項目溝通，后期技術指標以及圖紙等事項，將由PM部門杜某某負責技術部分的處理……”。次日，趙某向“lihongni”轉發、向鄭某某抄送了由袁某某發送的主題為“建議獎勵的人員”的郵件，其中推薦對杜某某進行部門獎勵，并提到了杜某某參與了有關項目的機電系統機柜技術確定、6號線綜合監控機柜技術處理等工作。此外，在2011年8月8日至2014年2月19日期間杜某某發送的多封電子郵件中，其都在郵件中針對客戶機柜產品的需求提出了具體的改進方案，或提交了針對客戶機柜產品繪制的結構圖及具體參數。
蘇州中院一審認為：
威圖公司主張第201410224711.7號、名稱為“機柜框架用型材”的發明專利申請系本案第三人杜某某從威圖公司離職后一年內作出的、與其在威圖公司承擔的本職工作有關的發明創造，屬于職務發明創造。
就涉案專利申請發明人的認定。根據《中華人民共和國專利法實施細則》第十三條的規定，專利法所稱發明人，是指對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人。在完成發明創造過程中，只負責組織工作的人、為物質技術條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人，不是發明人。雖然鄭某某在涉案專利申請文件上被記載為發明人，但是，根據查明事實，無論從鄭某某的專業背景還是工作經歷上看，其均不具備研發涉案發明創造的能力；鄭某某亦未能舉證證明其在作出涉案發明創造過程中有任何創造性的貢獻，故此，應認定鄭某某并非涉案發明專利的實際發明人。
江蘇高院二審認為：
一審判決確認鄭某某并非涉案專利發明人并無不當
首先，本案系威圖公司起訴要求確認涉案發明創造屬于職務發明的案件，但是由于我國專利申請過程中對登記的發明人并不做實質性審查，因此可能存在登記的發明人并非實際發明人的情形。
涉案發明專利申請權應歸屬威圖公司所有
《中華人民共和國專利法》第六條規定，執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬于該單位；申請被批準后，該單位為專利權人。《中華人民共和國專利法實施細則》第十二條規定，專利法第六條所稱執行本單位的任務所完成的職務發明創造，是指:（一）在本職工作中作出的發明創造；（二）履行本單位交付的本職工作之外的任務所作出的發明創造；（三）退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造。專利法第六條所稱本單位，包括臨時工作單位；專利法第六條所稱本單位的物質技術條件，是指本單位的資金、設備、零部件、原材料或者不對外公開的技術資料等。
涉案發明專利技術方案與杜某某在威圖公司所做工作存在關聯性。從本案一、二審諸多證據中可知，杜某某雖然是在銷售部門工作，但其并非普通的銷售人員，而是參與了技術支持、技術標準的制定、技術方案的修改等工作。杜某某亦認可其在威圖公司任職是產品售前的技術支持工作，與客戶的溝通中會涉及產品技術問題。正因為杜某某工作性質的特殊性，使其對地鐵行業機柜標準、型材的特定需求、現有產品存在的缺陷不足等內容有了較為深入的接觸和了解。發明創造往往都是克服現有技術中存在的缺陷所作的創新，杜某某在威圖公司從事的本職工作，使其掌握了大量該類產品在實際使用中存在的問題及需要改進的內容。在此基礎上，杜某某提出并申請涉案發明專利，該發明創造的技術方案與其在威圖公司的工作內容必然存在密切關聯。
據此，涉案發明專利是杜某某在與威圖公司終止勞動合同1年內作出的，與其在威圖公司承擔的本職工作有關的發明創造，其專利申請權應歸屬威圖公司所有。
一審判決：一、確認第201410224711.7號發明專利的發明人為杜某某；二、確認第201410224711.7號發明專利的申請權為威圖電子機械技術（上海）有限公司所有；三、駁回威圖電子機械技術（上海）有限公司的其他訴訟請求。
二審判決：駁回上訴，維持原判。
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關鍵詞： 發明專利申請 專利產品 ?
