一文看懂 美國外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定的條件及權(quán)利要求的限定作用
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2018年，蘋果與三星在美國長達7年的外觀設(shè)計專利訴訟，聯(lián)邦巡回上訴法院終審判決三星賠償蘋果5億多美元，雙方達成和解協(xié)議。
樂知網(wǎng)小編從美國專利法中對 外觀設(shè)計相關(guān)條款的解釋，剖析美國外觀設(shè)計專利保護的思路。
案例1：
2015年1月，哥倫比亞運動服裝北美公司（下文稱“哥倫比亞公司”）起訴塞瑞斯創(chuàng)新附件公司（下文稱“塞瑞斯公司”）侵犯其一項發(fā)明專利US8,453,270，（下文稱“’270專利”）中的兩項權(quán)利要求以及其另一項外觀設(shè)計專利 D657,093，（下文稱“’093專利”）的專利權(quán)。
2019年11月，聯(lián)邦巡回上訴法院做出判決，維持了對一審中’270專利兩項權(quán)利要求不具備新穎性和創(chuàng)造性的認定，但推翻了一審中對塞瑞斯公司侵犯’093外觀設(shè)計專利權(quán)的認定。聯(lián)邦巡回上訴法院的此項判決，確認了商品標識在外觀設(shè)計侵權(quán)判定中所起的重要作用。
根據(jù)美國專利法，欲證明外觀設(shè)計專利被侵權(quán)，外觀設(shè)計專利權(quán)人須從“普通觀察者”的角度進行證明。
根據(jù)美國最高法院一項百余年前的至今仍行之有效的在先判決（Gorham Co. v. White，81 U.S. 511，528（1871）），判斷外觀設(shè)計侵權(quán)與否的標準在于：
以“普通觀察者”作為購買者通常具備的注意力來看，如果相似之處足以使該觀察者將一項設(shè)計混淆成另一項受專利保護的設(shè)計，則認為前項設(shè)計侵犯了后項設(shè)計的專利。
哥倫比亞公司的專利中并未要求保護徽標，該專利也未要求特定的波紋取向，而且其它的細微區(qū)別也不足以使普通觀察者將塞瑞斯公司的設(shè)計與哥倫比亞公司的設(shè)計相區(qū)分。最終，陪審團做出了不利于塞瑞斯公司的決定。
此判決一出，立即引起業(yè)內(nèi)人士的普遍關(guān)注：該判決所確認的徽標在判斷被比圖案是否相似時所起的作用為美國外觀設(shè)計專利的申請和保護策略都提出了新的挑戰(zhàn)。一方面，使用者似乎可以通過在在先設(shè)計上增加徽標來規(guī)避專利保護；另一方面，今后的美國外觀設(shè)計專利申請者可能需要為其設(shè)計、尤其是與圖案相關(guān)的設(shè)計增加額外的局部外觀設(shè)計的申請來強化對其設(shè)計的保護。
案例2：
科夫盧森堡有限公司（下文稱“科夫公司“）擁有名稱為“用于座椅的圖案”的美國外觀設(shè)計專利D677,946（下文稱”’946專利“）。科夫公司于2017年7月在新澤西地區(qū)法院對霍姆埃克斯普賴恩公司（下文稱“霍姆公司”）提起訴訟，聲稱霍姆公司的籃筐產(chǎn)品侵犯了其上述外觀設(shè)計專利。
946專利涉及用于座椅的圖案，其權(quán)利要求記載了“如所示及所描述的用于座椅的圖案的裝飾性設(shè)計。”在該專利的附圖中，僅給出了設(shè)計圖案，沒有給出任何應(yīng)用該設(shè)計圖案的制品。
聯(lián)邦巡回上訴法院認為，該專利權(quán)利要求中所述的“用于座椅的圖案的裝飾性設(shè)計”對該專利的保護范圍有限定作用。
回顧本專利在審批時的審查歷史可知，科夫公司在原始提交的申請文件的標題、權(quán)利要求和附圖說明中所使用的表述是“用于家具的圖案”。
在審查期間，審查員未對權(quán)利要求中這樣的表述提出疑義，但認為標題中這樣的表述過于模糊，并建議將標題修改為“用于座椅的圖案”并對申請文件的其它部分進行相應(yīng)的修改。科夫公司接受了該建議并做出了相應(yīng)的修改，但未補交任何體現(xiàn)用于座椅的圖案的實施方式的附圖。
由此案可知，在申請美國外觀設(shè)計專利時，對標題、權(quán)利要求及附圖說明的描述應(yīng)盡可能使用含義清晰、范圍寬泛的術(shù)語。
為了擴大外觀設(shè)計專利的保護范圍，可以考慮增加可能的應(yīng)用有外觀設(shè)計的不同實施方式的附圖。
對于圖案設(shè)計，還可以考慮采用局部外觀設(shè)計的方式來加以保護。
小結(jié)：
深入了解美國外觀設(shè)計專利法規(guī)，跟蹤美國法院的最新判決，將有助于外觀設(shè)計權(quán)利人更好的利用美國專利法來保護自身的權(quán)益。
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