案例：日本發明專利中，方法限定的產品權利要求保護范圍的解釋
專利代理 咨詢電話 18210958705 QQ 2101183472 發布時間：2021-03-31 23:08:23
案例概況：
Teva制藥工業有限公司（Teva Pharmaceutical Industries Ltd.）基于其包含方法特征的產品權利要求分別向協和發酵麒麟有限公司（Kyowa Hakko Kirin Co, Ltd.）和另一日本公司（Tori Co. Ltd.）主張專利侵權【案號分別為：平成24年（受）第1204號和第2658號】。
案件爭議的焦點在于：專利的保護范圍是否包括制備和銷售藥物的行為，如果有藥物符合權利要求中化合物的剩余量、但用不同于該權利要求的方法制備時，是否落入該專利保護范圍。
在日本知識產權高等法院作出的判決當中，法院認為對于包含方法特征的產品權利要求應當區別對待：
1.在申請專利時無法或者很難用產品結構或者特性限定產品的包含方法特征的產品權利要求；
2.不存在第1點中所述情形的包含方法特征的產品權利要求。
如無證據，將假設包含方法特征的產品權利要求屬于第2種情形，權利要求的保護范圍將受到其中的方法特征的限制。而在第1種情形下，包含方法特征的產品權利要求將不受其中的方法特征的限制，即只要產品相同，即構成侵權。
因為Teva案不屬于上述第1種情形，被告藥品的制備方法與涉案專利限定的制備方法不同，所以侵權不成立。
日本最高法院在其2015年的判決中推翻了日本知識產權高等法院的判決，明確認為方法限定產品的權利要求應解釋為包括用與該權利要求方法不同的方法制備的產品。
日本最高法院的意見為：
對于產品發明來說，即使在權利要求中限定了產品的制備方法，發明的保護范圍和發明點仍然應當確定為涵蓋具有相同結構和特性的產品，即適用“產品相同理論”。
根據該“產品相同理論”，包含方法特征的產品權利要求的保護范圍涵蓋任何與之具有相同結構的產品，并不局限于通過權利要求中限定的方法制備的產品。但是，日本最高法院同時提高了對包含方法特征的產品權利要求的“清楚”要求，從而使得這種包含方法特征的產品權利要求事實上很難獲得授權或者維持有效。
對于產品權利要求中的方法特征，就相應的產品結構或者特性而言，其通常是不清楚的。
如果制備產品的方法包含在了產品權利要求中，只有當用產品的結構或者特征來直接限定請求保護的產品是不可能或者完全不切實際的時候，該權利要求的表述才可能滿足“清楚”要求。
日本最高法院的上述判決在為權利人打開一扇窗的同時卻關上了整個大門。在排除了所謂“制備方法限制理論”從而使得包含方法特征的產品權利要求涵蓋任何與之具有相同結構或特性的產品而不考慮產品的制備方法的同時，日本最高法院對此類權利要求提出了更嚴格的“清楚”要求。同時，其根據“產品相同理論”來評價專利性也會使得包含方法特征的產品權利要求的獲權和有效性成為一個較大挑戰。
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