案例：日本發(fā)明專利中，方法限定的產(chǎn)品權(quán)利要求保護范圍的解釋
專利代理 咨詢電話 18210958705 QQ 2101183472 發(fā)布時間：2021-03-31 23:08:23
案例概況：
Teva制藥工業(yè)有限公司（Teva Pharmaceutical Industries Ltd.）基于其包含方法特征的產(chǎn)品權(quán)利要求分別向協(xié)和發(fā)酵麒麟有限公司（Kyowa Hakko Kirin Co, Ltd.）和另一日本公司（Tori Co. Ltd.）主張專利侵權(quán)【案號分別為：平成24年（受）第1204號和第2658號】。
案件爭議的焦點在于：專利的保護范圍是否包括制備和銷售藥物的行為，如果有藥物符合權(quán)利要求中化合物的剩余量、但用不同于該權(quán)利要求的方法制備時，是否落入該專利保護范圍。
在日本知識產(chǎn)權(quán)高等法院作出的判決當中，法院認為對于包含方法特征的產(chǎn)品權(quán)利要求應(yīng)當區(qū)別對待：
1.在申請專利時無法或者很難用產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或者特性限定產(chǎn)品的包含方法特征的產(chǎn)品權(quán)利要求；
2.不存在第1點中所述情形的包含方法特征的產(chǎn)品權(quán)利要求。
如無證據(jù)，將假設(shè)包含方法特征的產(chǎn)品權(quán)利要求屬于第2種情形，權(quán)利要求的保護范圍將受到其中的方法特征的限制。而在第1種情形下，包含方法特征的產(chǎn)品權(quán)利要求將不受其中的方法特征的限制，即只要產(chǎn)品相同，即構(gòu)成侵權(quán)。
因為Teva案不屬于上述第1種情形，被告藥品的制備方法與涉案專利限定的制備方法不同，所以侵權(quán)不成立。
日本最高法院在其2015年的判決中推翻了日本知識產(chǎn)權(quán)高等法院的判決，明確認為方法限定產(chǎn)品的權(quán)利要求應(yīng)解釋為包括用與該權(quán)利要求方法不同的方法制備的產(chǎn)品。
日本最高法院的意見為：
對于產(chǎn)品發(fā)明來說，即使在權(quán)利要求中限定了產(chǎn)品的制備方法，發(fā)明的保護范圍和發(fā)明點仍然應(yīng)當確定為涵蓋具有相同結(jié)構(gòu)和特性的產(chǎn)品，即適用“產(chǎn)品相同理論”。
根據(jù)該“產(chǎn)品相同理論”，包含方法特征的產(chǎn)品權(quán)利要求的保護范圍涵蓋任何與之具有相同結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品，并不局限于通過權(quán)利要求中限定的方法制備的產(chǎn)品。但是，日本最高法院同時提高了對包含方法特征的產(chǎn)品權(quán)利要求的“清楚”要求，從而使得這種包含方法特征的產(chǎn)品權(quán)利要求事實上很難獲得授權(quán)或者維持有效。
對于產(chǎn)品權(quán)利要求中的方法特征，就相應(yīng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或者特性而言，其通常是不清楚的。
如果制備產(chǎn)品的方法包含在了產(chǎn)品權(quán)利要求中，只有當用產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)或者特征來直接限定請求保護的產(chǎn)品是不可能或者完全不切實際的時候，該權(quán)利要求的表述才可能滿足“清楚”要求。
日本最高法院的上述判決在為權(quán)利人打開一扇窗的同時卻關(guān)上了整個大門。在排除了所謂“制備方法限制理論”從而使得包含方法特征的產(chǎn)品權(quán)利要求涵蓋任何與之具有相同結(jié)構(gòu)或特性的產(chǎn)品而不考慮產(chǎn)品的制備方法的同時，日本最高法院對此類權(quán)利要求提出了更嚴格的“清楚”要求。同時，其根據(jù)“產(chǎn)品相同理論”來評價專利性也會使得包含方法特征的產(chǎn)品權(quán)利要求的獲權(quán)和有效性成為一個較大挑戰(zhàn)。
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