歐洲專利申請的修改時機、修改方式及修改策略

 
      由于申請人提交的PCT申請通常需要進入不同的國家和地區，而各個國家和地區的專利法及專利申請審查實踐各有不同，撰寫申請文件時難以使得申請文件滿足所有國家和地區的不同要求，因此，在進入不同國家或地區時需要根據該國家或地區的規定，對申請文件進行主動修改，以完善申請文件，避免不必要的審查意見并從而節約申請成本。以下對 Euro-PCT申請實踐中的主動修改時機、修改要求、以及申請人需要注意的修改策略進行簡單介紹。
 
1．主動修改時機
      對于中國申請人提交的Euro-PCT申請，其在國際階段的國際檢索單位通常為中國國家知識產權局，申請人可以在以下時機進行主動修改。
      （1）進入歐洲階段時可以同時提交主動修改(Rule 159(1)(b) EPC)。
      （2）進入歐洲階段后，根據Rule 161/162條的通知發文日起6個月內，申請人可根據Rule 161(2) EPC的邀請提交主動修改。對于以上修改時機，申請人可以在進入歐洲地區階段后隨時提交修改，而無需等待根據Rule 161/162條的通知的下發，并且可以在根據 Rule161/162條的通知設定的6個月期限屆滿前不限次數進行修改。
      （3）在補充檢索報告及補充檢索意見發出后，根據Rule 70條對補充檢索意見答復的邀請的通知發文日起6個月內（communication under Rule 70(2) and Rule 70a(2) EPC，R137(2) EPC)。對于上述修改時機，申請人可以在收到歐洲補充檢索報告后隨時提交修改，而無需等待70條通知的下發，并且可以在70條通知設定的6個月期限屆滿前不限次數進行修改。
      （4）如果申請人放棄收到Rule 70條通知的權利，由于EPO不會下發檢索意見，申請會直接進入審查階段，申請人可以在答復第一次審查意見時進行主動修改3。
      （5）在專利授權后，只要異議程序未啟動，申請人可以進行主動修改，但該修改需是限制已授權的權利要求(Article 105a EPC)，而在異議程序啟動后，限制修改程序即終止。
      （6）利用分案的時機進行主動修改（Rule 36（1）EPC）4，即在最早申請（母案）已經下發審查意見通知書的情況下，在首次通知書之日起24個月屆滿之前可以提出分案申請，或者在EPO的審查員首次提出專利申請不符合單一性的要求的情況下，從審查員發出該通知書之日起24個月屆滿之前可以提出分案申請。但是，根據對歐洲專利公約的最新修改5，上述24個月的期限限制將于2014年4月1日起被取消，也就是說，如果24個月的期限在2014年4月1日以前的申請，仍沿用原規定。2014年4月1日后如果原申請仍在進行中，則即使超過了上述24個月的期限仍可以提出分案申請。因此，對于有可能在2014年4月1日以前授權的申請，如果申請人希望后續提出分案申請，則可考慮延長原申請的授權期限，已獲得分案的機會。
 
2．修改的方式及要求
      在提交修改的申請文件時，申請人可以通過提交替換頁和一封修改請求書進一步說明修改涉及具體內容以及所述修改的基礎（R137(4) EPC）。對申請文件的修改要求包括不允許超出原始提交的申請文件的內容（Article 123(2) EPC）。EPO對修改超范圍的審查是比較嚴格的，根據歐洲專利審查指南的規定，從原始提交的申請文件中“直接的、毫無疑義的導出”的內容才能不被認為超范圍，在審查實踐中，EPO的審查員對于該點的把握通常比較趨向于對申請文件做字面上的解釋，因此，申請人提交修改時最好給出該修改在原申請文件中的具體依據，以方便審查員審查并由此加快審查進度。另外，一旦在審查員進行檢索之后，申請人提交的修改不能增加未經審查員檢索的主題，否則不會被審查員所接受。
      另外，雖然 EPO提供歐洲專利申請授權后的限制修改機會，并且在提交修改時不需要向官方提供修改理由，但是需要滿足Rule 95(2) EPC規定的條件，并需要交納1105歐元官費，另外如限制修改被接受，需要交納打印費，并且向EPO和所有生效國家專利局提交修改的譯文，這其中會涉及翻譯費，所以啟動限制修改程序費用總體而言相對昂貴。因此，申請人應盡量利用上述提到的授權前主動修改機會來充分完善申請文件，盡可能避免使用授權后的限制修改程序以節約申請成本。
 
3．修改的相關策略
      如以上1中所述，EPO提供的主動修改機會比較多，但是申請人需要注意的是，根據EPC的規定，EPO只針對檢索過的主題進行審查，因此申請人在EPO進行檢索之前，應仔細檢查權利要求是否需要修改，以避免將重要的權利要求排除在審查員的檢索范圍之外。通常在以下兩種情況下，EPO的審查員會限制檢索范圍：
      （1）申請中的權利要求存在單一性問題，審查員通常會只檢索第一套獨立權利要求，因此申請人在EPO進行檢索之前，應仔細檢查權利要求，必要時將權利要求進行合理排序，以確保對申請人最重要的權利要求能夠被檢索和審查；
      （2）在一件專利申請中，一個類別（例如，裝置、方法、用途）下有多項獨立權利要求（除Rule43(2) EPC規定的3種例外情況），如果存在一個類別下有多項獨立權利要求的情況，審查員會發通知讓申請人指明需要檢索的權項，在申請人未指明的情況下，EPO只針對每個類別下的第一套獨立權利要求進行檢索。
      根據 EPO的相關規定，對于超出15項的權利要求要繳納權利要求附加費。與中國的規定不同的是，EPO允許權利要求書中存在多項從屬權利要求，因此，如果專利申請中權利要求項數較多，申請人可以在進入歐洲階段時通過主動修改將一些從屬權利要求合并成多項從屬的形式，以減少權利要求的項數，節約申請費用。
      另外，在符合以上提到的修改要求之外，EPC的相關規定中并沒有禁止增加新的獨立權利要求和從屬權利要求（增加新的獨立權利要求要確保符合一個類別下一項獨立權利要求的規定），也不禁止在申請過程中通過修改擴大權利要求的保護范圍（Rule 159(1)(b) EPC），因此，申請人在申請過程中可以充分利用主動修改的時機對權利要求進行修改以完善保護范圍。因此，申請人應充分利用以上1中所提到的審查員進行檢索之前修改時機1）和 2）來進行修改。